Короткое и «понятное» слово в основе бренда — это всегда лотерея на экспертизе. Чем проще обозначение, тем больше похожих знаков уже стоит в реестре, и тем выше шанс получить отказ. Наш клиент столкнулся сразу с тремя противопоставлениями от Роспатента — и всё равно получил свой знак. Рассказываем, как мы разобрали каждый довод экспертизы и добились регистрации.
С чего всё началось
К нам обратился клиент, который хотел закрепить за собой словесное обозначение mkeeper. Заявку подали сразу в три класса МКТУ — 9-й, 35-й и 42-й: это программное обеспечение, реклама и управление бизнесом, а также IT-услуги.
Экспертиза Роспатента проверяет каждое новое обозначение на сходство со всем, что зарегистрировано или заявлено раньше. И по mkeeper пришел неутешительный результат: эксперт увидел сходство до степени смешения сразу с тремя обозначениями, в основе которых лежало слово KEEPER:
- словесное обозначение «KEEPER», заявленное корпорацией Microsoft, — товары 9-го класса;
- слово «KEEPER» внутри комбинированного обозначения с более ранним приоритетом — товары и услуги 9-го и 42-го классов;
- уже зарегистрированный товарный знак «KEEPER» — услуги 35-го класса.
По логике эксперта, три этих «KEEPER» перекрывали заявку клиента полностью и делали регистрацию невозможной. Нам предстояло доказать обратное — и не эмоционально, а строго по тем же правилам, по которым работает сама экспертиза.
Как мы выстроили защиту
Отказ Роспатента — это всегда предположение о том, что потребитель может перепутать два бренда. А предположение можно оспорить, если разобрать обозначения по косточкам. Мы двигались в четыре шага.
Шаг 1. Убрали лишние пересечения в перечне услуг
Прежде чем спорить о сходстве самих слов, мы проверили, а совпадают ли вообще услуги. Оказалось — нет.
Клиенту в первую очередь была важна услуга «управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц». А мешающий знак в 35-м классе защищал совсем другое — продвижение товаров и снабженческие услуги (закупку и обеспечение предпринимателей товарами).
| Критерий | Услуги заявителя (управление лицензиями) |
Услуги противопоставленного знака (торговля) |
|---|---|---|
| Назначение | Обеспечение законного, контролируемого и финансово прозрачного использования чужой интеллектуальной собственности или лицензионных продуктов | Извлечение прибыли путем продажи товаров, удовлетворение потребностей потребителей через акт купли-продажи |
| Место реализации | Лицензионные и франчайзинговые компании | Магазины, маркетплейсы |
| Круг потребителей | Владельцы брендов, изобретатели | Индивидуальные предприниматели и компании, реализующие свою продукцию |
Это принципиально разные виды деятельности: одно — про распоряжение лицензиями, другое — про торговлю и снабжение. Мы показали экспертизе, что позиции неоднородны, а значит формальная запись «услуги 35-го класса» с обеих сторон еще не создает риска, что потребитель их спутает. Часть пересечений отпала сразу.
Шаг 2. Сравнили обозначения по трём критериям
Дальше — главное. Сходство слов оценивают по трём признакам: как они звучат (фонетика), как выглядят (графика) и что означают (семантика). Поскольку все три противопоставленных обозначения содержали одинаковое слово KEEPER, мы для удобства анализировали их как одно.
Звучание. Вся разница держится на одной букве — но букве не случайной, а начальной:
- mkeeper — [эмк’ип’эр];
- KEEPER — [к’ип’эр].
Потребитель считывает слово с начала, и именно первый элемент сильнее всего влияет на восприятие. У mkeeper в старте появляется добавочный слог, из-за которого меняется звучание всего слова, а не только первого звука. Плюс сама структура другая: mkeeper — это 7 букв и 3 слога ([эм-к’и-п’эр]), KEEPER — 6 букв и 2 слога ([к’и-п’эр]). Лишний слог задаёт другой ритм и другую артикуляцию. Фонетического сходства, способного ввести в заблуждение, здесь нет.
Смысл. Здесь разница ещё очевиднее. KEEPER — обычное английское слово со словарным значением «хранитель, сторож, смотритель». Оно знакомо широкому кругу людей и вызывает конкретный образ — человек, который что-то охраняет. А mkeeper — придуманное, фантазийное слово: в словаре его нет, и при поиске в интернете оно ведёт прямо к деятельности заявителя (управление рекламой), а не к какому-то общему понятию.
Мы отдельно проверили: сайты, на которых встречаются эти два обозначения, не пересекаются — то есть у потребителя просто нет источника, где эти слова могли бы слиться в одно. Одно слово — общеизвестное и нейтральное, второе — уникальное и «пустое» по смыслу для среднего потребителя. Как варианты одного и того же понятия они не читаются.
Внешний вид. Визуально обозначения тоже расходятся: противопоставленные знаки выполнены заглавными буквами, а mkeeper — строчными; у заявленного обозначения есть дополнительная буква «m» в начале; отличаются длина и начертание шрифта. По отдельности это мелочи, но вместе они усиливают разницу, которую уже дали звучание и смысл.
Шаг 3. Напомнили про правило «общего впечатления»
То, что внутри слова совпадает шесть букв, — еще не сходство до степени смешения. Знаки сравнивают не по кусочкам, а целиком: важно, какое общее впечатление обозначение производит на среднего потребителя.
Мы сослались на пункт 37 Обзора судебной практики по спорам о защите интеллектуальных прав (утверждён Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015): вывод о сходстве делается на основе восприятия обозначения в целом, а не отдельных его элементов. Плюс опирались на Руководство по экспертизе товарных знаков. По нему знаки считаются сходными до степени смешения в двух случаях: если потребитель путает одно с другим либо понимает, что обозначения разные, но думает, что они от одного производителя. В нашем кейсе не работало ни то, ни другое — различия в звучании, смысле и графике вместе создавали разное общее впечатление.
Шаг 4. Показали, что так делает сам Роспатент
Последний аргумент — из практики самого ведомства. Мы нашли примеры, где в том же классе и по однородным товарам Роспатент уже регистрировал пары по той же модели: значимое слово — и то же слово с добавленной в начале буквой. Если такой способ словообразования ведомство раньше признавало достаточным для различительной способности, то отказать клиенту в аналогичной ситуации было бы просто непоследовательно.
Чем закончилось
Мы собрали всё это в один ответ на запрос экспертизы, где:
- скорректировали перечень услуг 35-го класса и убрали пересечения с неоднородными позициями чужого знака;
- доказали отсутствие сходства по всем трем критериям — фонетике, графике и семантике;
- подкрепили позицию ссылкой на судебную практику про общее впечатление;
- показали, что сам Роспатент раньше регистрировал обозначения по такой же модели.
Роспатент с доводами согласился. Обозначение mkeeper получило решение о регистрации — вопреки трём противопоставлениям.
Получили уведомление о противопоставлении и не понимаете, что делать дальше? Команда патентного бюро «Железно» разберёт вашу ситуацию и подготовит аргументированный ответ на запрос экспертизы. Оставляйте заявку — поможем довести бренд до регистрации.
Статья проверена экспертом
Действительно, формальное сходство слов «на бумаге» — это ещё не приговор для заявки. Отказ основан на предположении о сходстве до степени смешения, а не на факте. И это предположение можно и нужно оспаривать, если у обозначения действительно есть звуковые, смысловые и визуальные отличия, а часть перечня товаров или услуг можно скорректировать так, чтобы снять формальные пересечения.