Обычно к патентному бюро приходят после уведомления Роспатента. Здесь все случилось раньше: предварительная проверка выявила чужую заявку с более ранним приоритетом и тем же сильным элементом. Отказ по нашей заявке был предсказуем еще до ее подачи. Поэтому мы не стали подавать ее «на удачу», а занялись самим препятствием.
Карточка кейса
| Параметр | Данные |
| Обозначение клиента | PingWinClub, комбинированный товарный знак |
| Класс МКТУ | 41 — услуги клуба настольного тенниса |
| Препятствие | Чужая заявка PingWin ARENA с более ранней датой приоритета |
| Совпадающие элементы | Словесный элемент PINGWIN и изображение пингвина |
| Стратегия | Обращение третьего лица по ст. 1493 ГК РФ с доказательствами более раннего использования коммерческого обозначения |
| Результат | В регистрации PingWin ARENA отказано, товарный знак PingWinClub зарегистрирован |
Почему регистрация товарного знака была под угрозой
К нам обратился руководитель клуба настольного тенниса с задачей зарегистрировать комбинированное обозначение PingWinClub для услуг 41 класса МКТУ. Предварительная проверка обнаружила заявку конкурента — PingWin ARENA. Оба обозначения содержали слово PINGWIN и образ пингвина, связанного с настольным теннисом.
Разбор структуры обозначения показал, где проходит зона риска:
- PINGWIN — сильный элемент. Именно он индивидуализирует бренд и первым считывается потребителем;
- Club — слабый элемент. Описывает формат деятельности, самостоятельная различительная способность ограничена;
- «Клуб настольного тенниса» — прямое указание на вид деятельности, такие элементы включаются в знак как неохраняемые;
- изобразительная часть требовала отдельного сравнения: пингвин присутствовал в обоих обозначениях, и оценивать композицию нужно было целиком.
Вывод напрашивался сам: юридически значимая часть обозначения клиента совпадала с сильным элементом чужой заявки, у которой был более ранний приоритет. Подача «в лоб» почти гарантированно приводила к уведомлению о предварительном отказе по п. 6 ст. 1483 ГК РФ.
Здесь стратегия принципиально отличалась от кейса GOLDME, где совпадал лишь распространенный отраслевой мотив и сходство удалось опровергнуть: спорить о несходстве при совпадении сильного элемента было бесперспективно.
Обращение третьего лица: что можно сделать, пока чужая заявка на экспертизе
Ключевой инструмент этого кейса — механизм, о котором знают немногие заявители.
Обращение по ст. 1493 ГК РФ. После публикации сведений о заявке и до принятия решения по ней любое лицо вправе направить в Роспатент письменное обращение с доводами о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 ГК РФ. Экспертиза учитывает эти доводы при рассмотрении заявки.
Важно не путать этот инструмент с возражением в Палату по патентным спорам: обращение подается, пока заявка еще рассматривается и знак не зарегистрирован. Это дешевле, быстрее и не требует ждать, пока конкурент получит свидетельство.
Основание для обращения у клиента было весомым. Клуб вел деятельность и был известен потребителям под обозначением PingWin задолго до даты приоритета конкурирующей заявки. То есть у него фактически сложилось коммерческое обозначение — средство индивидуализации предприятия, права на которое возникают в силу самого использования, без регистрации, при условии что обозначение приобрело известность на определённой территории. Если такие права возникли раньше даты приоритета чужой заявки, это самостоятельное препятствие для ее регистрации.
Оставалось доказать факт использования.
Какие доказательства использования бренда мы собрали
В Роспатент были представлены материалы, подтверждающие непрерывную публичную деятельность клуба под обозначением PingWin:
- сайт клуба, работающий с 2013 года;
- сообщество во «ВКонтакте»;
- видеоканалы на YouTube и во «ВКонтакте», где логотип клуба присутствует на всех материалах;
- отзывы на профильных площадках: 36 на «2ГИС», 14 на «Флампе», 35 на «Яндекс.Картах»;
- дипломы спортсменов клуба, подтверждающие реальную спортивную деятельность под этим именем.
Совокупность материалов показала главное: обозначение использовалось публично, узнаваемо и непрерывно много лет — задолго до подачи конкурирующей заявки.
Роспатент принял доводы обращения и отказал в регистрации PingWin ARENA. После этого путь был открыт, и товарный знак PingWinClub успешно зарегистрирован.
Какие документы подтверждают более раннее использование обозначения
Набор допустимых доказательств шире, чем кажется. Подойдут любые материалы, которые в совокупности демонстрируют реальное длительное присутствие бренда на рынке:
- договоры поставки товаров или оказания услуг;
- договоры аренды производственного или профильного помещения;
- договоры с дизайнером на разработку обозначения, на изготовление упаковки;
- сведения о рекламных затратах, длительности и интенсивности размещений;
- публикации и упоминания в СМИ;
- нотариально заверенная статистика посещаемости сайта;
- бухгалтерская отчётность;
- отзывы и благодарственные письма клиентов;
- письма от клиентов, которые путали услуги заявителя и правообладателя, — прямое подтверждение смешения;
- данные об информированности потребителей, включая результаты социологических опросов.
Пять критериев, которым должен отвечать документ
- Связь с обозначением. Из документа видно, какое именно название или логотип использовались.
- Дата. Материал подтверждает использование до приоритета спорной заявки.
- Достоверность. Источник и происхождение допускают проверку.
- Территория и масштаб. Понятно, где и насколько широко обозначение было известно.
- Продолжительность. Совокупность документов подтверждает системное, а не разовое использование.
Несоответствие хотя бы одному критерию резко снижает доказательную силу материала, а иногда экспертиза его вовсе не учитывает.
Выводы для бизнеса: как действовать на опережение
Предварительная проверка экономит месяцы. Обнаружив мешающую заявку до подачи, можно выбрать стратегию, а не получить предсказуемый отказ через год.
Ждать отказа не обязательно. Когда препятствие — чужая заявка на стадии экспертизы, иногда эффективнее устранить его напрямую, чем пытаться пройти экспертизу вопреки очевидному сходству.
Права возникают не только из регистрации. Длительное известное использование формирует права на коммерческое обозначение, и их можно противопоставить более поздней заявке конкурента.
Фиксируйте использование бренда с первого дня. Сайт, соцсети, отзывы, договоры, реклама — эта рутина однажды может оказаться главным доказательством прав.
Собранные доказательства работают в обе стороны. Тот же пакет пригодится, если понадобится подтверждать приобретенную различительную способность или отвечать на требование о досрочном прекращении охраны из-за неиспользования.
Часто задаваемые вопросы
Что делать, если перед подачей заявки нашли чужую заявку с более ранним приоритетом?
Оценить, насколько сильный элемент совпадает. Если сходство очевидно, можно направить в Роспатент обращение против чужой заявки, пока она рассматривается, представив доказательства собственных более ранних прав на сходное обозначение.
Что такое коммерческое обозначение и чем оно отличается от товарного знака?
Это средство индивидуализации предприятия — клуба, магазина, салона, ресторана. Отдельный государственный реестр для него не ведётся. Но право возникает не автоматически: нужно подтвердить, что обозначение обладает различительными признаками, реально используется для индивидуализации предприятия, известно на определённой территории и использовалось до даты приоритета спорной заявки.
Может ли незарегистрированный бренд помешать регистрации знака конкурентом?
Да, если удастся доказать, что обозначение стало известно потребителям раньше даты приоритета чужой заявки. Такие права противопоставляются более поздней заявке и могут привести к отказу в ее регистрации.
Достаточно ли одной страницы в соцсетях для доказательства использования?
Как правило, нет. Убедительно работает совокупность независимых источников за длительный период: сайт, соцсети, договоры, реклама, отзывы, документы о деятельности.
Чем обращение по ст. 1493 отличается от возражения в Палату по патентным спорам?
Обращение подаётся, пока чужая заявка ещё на экспертизе и знак не зарегистрирован, — доводы учитываются при рассмотрении. Возражение против уже предоставленной правовой охраны — другая процедура, со своими сроками и основаниями.
Можно ли оспорить уже зарегистрированный знак конкурента?
Да, но по другой процедуре: возражение против предоставления правовой охраны подается в установленные законом сроки и по предусмотренным основаниям. Поэтому выгоднее отслеживать чужие заявки на стадии экспертизы, а не после регистрации.
Статья проверена экспертом
Кейс PingWinClub показывает, что чужая заявка с более ранним приоритетом — не тупик и не повод менять название. Когда совпадает сильный элемент обозначения, как PINGWIN в заявках клиента и конкурента, спорить о несходстве бесперспективно, зато можно устранить само препятствие: статья 1493 ГК РФ позволяет любому лицу направить в Роспатент доводы против чужой заявки, пока она находится на экспертизе. Сработали не юридические конструкции, а накопленная рутина клуба — сайт с 2013 года, соцсети, видеоканалы с логотипом, 85 отзывов на трех площадках и дипломы спортсменов: вместе они доказали, что коммерческое обозначение PingWin было известно потребителям задолго до приоритета конкурента. Вывод: проверка перед подачей нужна не только для того, чтобы узнать о рисках, но и чтобы успеть на них повлиять, — а доказательства использования бренда стоит собирать с первого дня работы, а не в момент, когда они срочно понадобились.