Патент на изобретение можно получить только при одновременном соблюдении трех критериев: промышленная применимость, новизна и изобретательский уровень. Последний является категорией, вокруг которой и разворачивается большинство споров с экспертизой.
Разбираем содержание каждого условия, методику его проверки и причины, по которым заявки чаще всего не проходят.
Объект охраны: что закон относит к изобретениям
Проверка условий патентоспособности имеет смысл только после того, как установлено, что заявленное решение относится к изобретениям.
Изобретением признается техническое решение, относящееся к продукту либо способу.
К продуктам отнесены устройство, вещество, композиция, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных.
Способ представляет собой процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств — технологию, методику обработки, последовательность операций.
Самостоятельным объектом является также применение продукта или способа по новому назначению.
Закон содержит и обратный перечень. Изобретениями не признаются открытия, научные теории и математические методы, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ, а также решения, заключающиеся только в представлении информации. Отдельно исключены из охраны сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, топологии интегральных микросхем. Кроме того любые решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, не могут быть объектами патентных прав согласно п.4 ст. 1349 ГК РФ.
Программный код также не может быть защищен патентом — он относится к объектам авторского права. Соотношение доступных инструментов разобрано в материале «Правовая охрана программ и данных».
Три условия: система и логика проверки
Заявка на изобретение должна соответствовать трем критериям: новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень. Между критериями существует внутренняя связь. Все три опираются на один и тот же массив данных — уровень техники, — но обращаются к нему по-разному.
При оценке новизны не допускается сочетание нескольких документов, известных из уровня техники. Все признаки известного средства должны содержаться в одном источнике информации. При оценке изобретательского уровня могут сочетаться разные источники информации известные из уровня техники.
Из этого следует практический вывод о последовательности подготовки: без патентного поиска невозможно ни определить прототип, ни оценить перспективы по двум основным критериям.
Что поиск показывает и какие риски он не устраняет, разобрано в отдельном материале блога – “Патентный поиск перед подачей заявки: что он показывает и чего не гарантирует”.
Новизна изобретения: границы уровня техники
Изобретение считается новым, если оно не известно из уровня техники на дату приоритета.
Состав уровня техники
Уровень техники формируется по максимально широкому принципу: в него включаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета, независимо от страны происхождения, языка и формы носителя.
Это патентные документы любых государств, научные статьи, диссертации и материалы конференций, каталоги, техническая документация и стандарты, публикации в интернете, включая описания продуктов и видеоматериалы, устные доклады и экспонирование на выставках. Дополнительно в уровень техники включаются поданные в России заявки других лиц с более ранним приоритетом.
Широта этого определения объясняет, почему поиск исключительно по русскоязычным патентным базам дает ложное ощущение безопасности: отсутствие аналога в российском реестре не говорит ни о чем, если решение описано в иностранной публикации или в отраслевом каталоге.
Методика сопоставления
Проверка проводится по совокупности признаков независимого пункта формулы. Определяющее правило состоит в том, что новизна опровергается одним источником, содержащим все признаки; соединение сведений из нескольких документов при оценке новизны не допускается.
Отсюда вытекает зависимость, определяющая работу над формулой. Увеличение числа признаков в независимом пункте повышает вероятность подтверждения новизны, поскольку найти источник со всей совокупностью становится труднее. Одновременно каждый дополнительный признак сужает объем правовой охраны, так как нарушением будет считаться только использование всех признаков. Поиск равновесия между проходимостью заявки и широтой защиты — содержательная часть подготовки, а не техническая.
Льгота по новизне
Раскрытие информации автором или заявителем не признается обстоятельством, порочащим новизну, при условии подачи заявки в течение двенадцати месяцев с даты раскрытия. Бремя доказывания обстоятельств раскрытия возлагается на заявителя.
За пределами льготного срока собственная публикация приводит к утрате патентоспособности без возможности исправления. Именно эта норма стоит за наиболее распространенной ошибкой разработчиков: демонстрация решения на выставке, презентация инвесторам или публикация в профессиональном сообществе, совершенные более чем за год до обращения в ведомство, делают дальнейшую подачу бессмысленной.
Изобретательский уровень: критерий неочевидности
Изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Именно этот критерий становится основным препятствием для заявок, связанных с усовершенствованием известных решений.
Методика проверки
Оценка строится по трехэтапной схеме. Сначала определяется прототип — ближайший аналог того же назначения с наибольшим числом совпадающих существенных признаков. Затем выявляются отличительные признаки заявленного решения по отношению к прототипу. На заключительном этапе устанавливается, известно ли из уровня техники влияние этих признаков на заявленный технический результат. При положительном ответе изобретательский уровень не признается.
Принципиальное отличие от проверки новизны состоит в допустимости комбинирования источников. Эксперт вправе построить возражение на сочетании нескольких публикаций, обосновав, что специалист пришел бы к такому же соединению известных сведений.
Обстоятельства, не свидетельствующие об изобретательском уровне
Сложившаяся практика относит к очевидным решениям:
- изменение количественного признака — размера, температуры, давления, концентрации, но оговоримся: в большинстве случаев это так, однако все зависит от заявляемого технического результата. Бывают случаи когда подобные изменения проходят для патентования;
- замену известного средства эквивалентным, известным в этом качестве;
- объединение известных средств, при котором каждое функционирует обычным образом, а общий эффект равен сумме эффектов;
- выбор оптимальных значений параметров, достигнутый обычным опытным путём;
- создание средства из известных частей, выбор которых очевиден для специалиста.
Объединяющий признак перечисленных случаев — предсказуемость результата для специалиста соответствующей области.
Обстоятельства, подтверждающие неочевидность
Позицию заявителя усиливают:
Неожиданный технический результат. Совокупность признаков обеспечивает эффект, превышающий сумму эффектов каждого из них в отдельности. Синергия, не следующая из известных сведений, — один из наиболее убедительных доводов.
Преодоление технического предубеждения. Решение противоречит устоявшимся в отрасли представлениям о том, как задача может быть решена, и при этом работает.
Длительная нерешенность задачи. Проблема существовала продолжительное время, попытки ее решения предпринимались, но не приводили к результату.
Ни один из этих доводов не работает без раскрытой в описании причинно-следственной связи между каждым отличительным признаком и достигаемым техническим результатом. Отсутствие такого объяснения лишает аргументацию основания независимо от действительной неочевидности решения.
Промышленная применимость: критерий осуществимости
Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
Проверка охватывает три обстоятельства:
- указано ли назначение решения в описании и формуле;
- раскрыты ли средства и методы, позволяющие осуществить решение в том виде, в каком оно охарактеризовано в формуле;
- подтверждается ли достижение заявленного технического результата при осуществлении решения.
Отказы по данному основанию немногочисленны и обусловлены, как правило, одной из двух причин. Первая — принципиальная неосуществимость решения, противоречащего установленным законам природы. Вторая, более распространенная, связана не с самим решением, а с качеством его раскрытия: описание не позволяет специалисту воспроизвести заявленное. Эта причина устранима — требуются конкретные примеры реализации с указанием режимов, материалов и размеров, а также ссылки на позиции чертежей.
Типичные причины отказа
| Основание | Содержание |
| Несоответствие объекта | Заявлено решение, не относящееся к изобретениям: бизнес-метод, программа как таковая, дизайнерское решение, математический алгоритм |
| Отсутствие новизны | Выявлен источник, содержащий все признаки независимого пункта формулы. Нередко таким источником оказывается публикация самого заявителя за пределами льготного срока |
| Отсутствие изобретательского уровня | Отличительные признаки известны, их влияние на результат предсказуемо, совокупность очевидна для специалиста |
| Несоответствие промышленной применимости | Решение неосуществимо либо описание не позволяет его воспроизвести |
| Недостаточное раскрытие сущности | Формально самостоятельное основание, но связанное со всеми предыдущими: без причинно-следственной связи между признаками и результатом неочевидность недоказуема |
Соотношение с требованиями к полезной модели
Практическое значение имеет различие в наборе условий для двух объектов патентного права. Полезная модель проверяется на новизну и промышленную применимость, тогда как изобретательский уровень для нее не оценивается.
Это различие определяет стратегию при отрицательном заключении по неочевидности. Закон допускает преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель с сохранением приоритета, что позволяет сохранить охрану разработки. Реализация такой возможности ограничена двумя обстоятельствами: полезной моделью охраняется исключительно устройство, поэтому для способов, веществ и композиций путь закрыт, а преобразование осуществимо лишь при условии, что необходимые признаки раскрыты в первоначальном описании.
Существует и обратная сторона. Объем охраны полезной модели уже: нарушением признается только буквальное использование всех признаков формулы, тогда как для изобретения учитываются и эквивалентные признаки.
Сравнение объектов приведено в материале «Патент на изобретение или полезную модель».
Часто задаваемые вопросы
Какие условия патентоспособности установлены для изобретения?
Новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. Условия применяются в совокупности: несоответствие любому из них влечет отказ в выдаче патента.
Чем новизна отличается от изобретательского уровня?
Новизна опровергается одним источником, содержащим все признаки независимого пункта формулы. Изобретательский уровень допускает соединение сведений из нескольких источников и оценивает, следует ли решение явным образом из уровня техники для специалиста.
Что входит в уровень техники?
Любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета: патентные документы, научные публикации, каталоги, стандарты, материалы в интернете, доклады и выставочные экспонаты. Ограничений по стране происхождения и языку не установлено.
Порочит ли новизну публикация самого заявителя?
Не порочит при условии подачи заявки на изобретение в течение 12 месяцев с даты раскрытия. За пределами этого срока публикация влечет утрату патентоспособности. Для полезной модели авторская льгота составляет 6 месяцев.
Какие решения не признаются соответствующими изобретательскому уровню?
Изменение количественных параметров, замена средства известным эквивалентом, объединение известных элементов без возникновения нового эффекта, выбор оптимальных значений обычным опытным путём.
Чем подтверждается изобретательский уровень?
Изделие соответствует изобретательскому уровню, если не выявлено решений с совпадающими отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих признаков на заявленный технический результат.
Почему экономический эффект не рассматривается как технический результат?
Охране подлежит техническое решение, поэтому снижение затрат должно являться следствием технического эффекта — уменьшения расхода материала, сокращения числа операций, снижения энергопотребления. В описании указывается именно технический эффект.
Какие действия возможны при отказе по изобретательскому уровню?
Преобразование заявки в заявку на полезную модель с сохранением приоритета, поскольку данное условие для нее не проверяется. Возможность ограничена объектом — только устройство — и содержанием первоначального описания.
Статья проверена экспертом
Три условия патентоспособности различаются не только содержанием, но и характером оценки, что определяет распределение рисков при подаче заявки. Промышленная применимость становится препятствием редко и связана преимущественно с качеством раскрытия решения в описании. Новизна изобретения оценивается по мировому уровню техники, включающему непатентные источники, и опровергается единственным документом, содержащим всю совокупность признаков независимого пункта формулы, — с чем и связана наиболее распространенная ошибка, когда таким документом оказывается публикация самого заявителя за пределами двенадцатимесячной льготы. Изобретательский уровень остается основным барьером: оценочный характер критерия и допустимость соединения нескольких источников позволяют экспертизе признать очевидным решение, прошедшее проверку новизны. Подтверждается неочевидность через неожиданный технический результат, преодоление отраслевого предубеждения или длительную нерешенность задачи, однако любой из этих доводов требует раскрытой в описании причинно-следственной связи между отличительными признаками и достигаемым результатом. Отсюда следует, что качество заявки определяется на этапе, предшествующем ее составлению, — при проведении патентного поиска и формулировании того, за счёт чего именно достигается технический результат.