Предварительный отказ Роспатента: как подготовить мотивированный ответ

Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения — документ, который пугает заявителей сильнее, чем следовало бы. В обиходе его называют предварительным отказом, но это еще не окончательный отказ: экспертиза сообщает, какие препятствия к регистрации она видит, и предлагает заявителю представить свои доводы. Решение будет принято уже с учетом вашего ответа.

Значительная часть заявок, получивших такое уведомление, в итоге регистрируется. Но только если ответ подан в срок и содержит юридические аргументы, а не рассказ о том, сколько сил вложено в бренд. 

Ниже — пошаговая инструкция по подготовке мотивированного ответа на предварительный отказ Роспатента.

Шаг 0. Определите, что именно вы получили, и посчитайте срок

От типа документа зависит срок, а пропуск срока — самая частая причина потери заявки.

Считайте срок от даты направления, указанной в документе, а не от даты, когда вы его прочитали. Если срок все же пропущен, его можно попытаться восстановить: ходатайство подается не позднее шести месяцев со дня истечения, с обоснованием уважительных причин и уплатой пошлины.

Важно: отвечать на уведомление не обязательно — но если вы промолчите, решение будет принято по тем доводам, которые есть у экспертизы, то есть против вас. Иногда в уведомлении указано сделать что-то очень незначительное, чтобы ваш знак зарегистрировали. Например,вынести неохраняемый элемент из-под охраны. Обидно потерять регистрацию, не ответив на такое уведомление.

Шаг 1. Разберите уведомление по пунктам

Не читайте документ как единый вердикт. Разложите его на составляющие:

1. Какие нормы применены. В уведомлении всегда есть ссылки на конкретные пункты статьи 1483 ГК РФ. Именно они определяют стратегию.
2. Что противопоставлено. Выпишите номера противопоставленных знаков и заявок, их правообладателей, даты приоритета, сроки действия и перечни товаров.
3. По каким товарам и услугам возражает экспертиза. Часто препятствие касается не всего перечня, а нескольких позиций в одном классе. Это принципиально: остальное можно спасти.
4. Какие элементы предложено признать неохраняемыми. Иногда экспертиза не отказывает, а лишь исключает часть обозначения из объема охраны.

Основания делятся на две группы, и “лечатся” они по-разному.

Абсолютные — связаны с самим обозначением: отсутствие различительной способности, описательность, общепринятые термины и символы (п. 1 ст. 1483), способность ввести потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя (п. 3), государственные символы (п. 2), противоречие общественным интересам (п. 4).

Относительные — связаны с чужими правами: сходство до степени смешения со знаком или заявкой с более ранним приоритетом (п. 6), конфликт с фирменным наименованием, коммерческим обозначением или НМПТ (п. 8), с чужим авторским правом, именем известного лица, промышленным образцом (п. 9).

Шаг 2. Выберите стратегию под каждое основание

Дальше — как эти инструменты работают на практике.

Доводы об отсутствии сходства до степени смешения

Сходство оценивается по трем признакам: звуковому, графическому и смысловому. Полное совпадение по одному из них не обязательно означает сходство в целом — важно общее впечатление потребителя.

Что стоит разобрать в ответе:

• фонетика — количество слогов, ударение, состав звуков, совпадение начальных частей (им придается большее значение);
• графика — шрифт, композиция, цвет, наличие изобразительных элементов, алфавит;
• семантика — заложенные идеи. Разное смысловое значение — сильный довод, особенно если одно обозначение фантазийное, а другое имеет ясное значение;
• сильные и слабые элементы — совпадение по слабому элементу (описательному, часто встречающемуся в отрасли).

Отдельный блок — однородность товаров: род и вид товаров, назначение, материал, круг потребителей, каналы сбыта, взаимозаменяемость. Даже сходные обозначения могут сосуществовать, если товары не однородны.

Кейс из практики патентного бюро “Железно”. К нам обратился клиент, который хотел закрепить за собой словесное обозначение mkeeper. Экспертиза Роспатента увидела сходство до степени смешения сразу с тремя обозначениями, в основе которых лежало слово KEEPER. Мы сравнили обозначения по трем критериям, показали примеры, что сам Роспатент раньше регистрировал обозначения, сходные по такой же модели. В итоге обозначение mkeeper получило решение о регистрации. 

Сокращение перечня товаров и услуг

Самый недооцененный и при этом самый результативный прием. Перечень разрешено только сокращать — и это как раз то, что нужно.

Если противопоставленный знак зарегистрирован для узкой группы товаров, исключите из своей заявки пересекающиеся позиции. Регистрация в оставшейся части сохранит и приоритет, и защиту по основному направлению бизнеса. Часто это единственный способ уложиться в срок, когда переговоры с правообладателем невозможны.

Письмо-согласие

Согласие правообладателя противопоставленного знака допускается законом как способ преодолеть препятствие по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ. Ограничения: согласие не поможет при тождестве обозначений в отношении однородных товаров, а также если регистрация будет вводить потребителя в заблуждение.

Что учесть:

• согласие должно быть безотзывным и оформленным на конкретную заявку с указанием номера, обозначения и перечня товаров;
• правообладатель не обязан его давать и обычно просит компенсацию — переговоры занимают время, начинайте сразу после получения уведомления;
• Роспатент оценивает согласие, но не связан им автоматически.

Кейс из практики патентного бюро “Железно”: Получили письмо-согласие на регистрацию бренда у “Фольксвагена”.

Приобретенная различительная способность

Если экспертиза указала на слабость обозначения, докажите, что потребитель уже связывает его именно с вами. Нужны документы на дату подачи заявки:

• длительность и география использования: договоры, накладные, чеки, скриншоты с датами;
• объемы производства и продаж;
• рекламные бюджеты и подтверждение размещений;
• публикации в СМИ, участие в выставках, награды;
• данные социологических опросов, если бюджет позволяет;
• сведения о доле рынка.

Общие слова здесь не работают — нужны цифры и подтверждающие их документы.

Работа с самим противопоставлением

Иногда проще устранить препятствие, чем спорить с ним:

• проверьте срок действия противопоставленного знака: если он истекает и не продлевается, имеет смысл заявить ходатайство о продлении срока рассмотрения;
• досрочное прекращение за неиспользование — если знак не используется три года. Порядок обязательный: сначала предложение правообладателю, через два месяца — иск в Суд по интеллектуальным правам;
• выкуп знака или лицензия — при готовности правообладателя к сделке..

Шаг 3. Соберите доказательства

Ответ без приложений — это мнение, а не аргументация. В зависимости от стратегии понадобятся:

• скриншоты перечня из реестра по противопоставленным знакам или просто перечень текстом;
• оригинал письма-согласия;
• договор об отчуждении исключительного права на логотип или согласие автора;
• документы об использовании обозначения с датами;
• аналитика рынка и подробное сравнение по критериям однородности.

Шаг 4. Составьте ответ

Оптимальная структура:

1. Шапка — в Федеральный институт промышленной собственности, номер заявки, дата уведомления, данные заявителя и представителя.
2. Краткое изложение позиции — с чем согласны, с чем нет.
3. Разбор по каждому основанию отдельно — в том же порядке, в каком они изложены в уведомлении. По каждому: норма, довод экспертизы, ваши контраргументы, ссылка на приложение.
4. Корректировки — сокращенный перечень товаров и услуг в окончательной редакции, согласие на признание элементов неохраняемыми, если вы на это идете.
5. Просительная часть — что именно вы просите: зарегистрировать обозначение в отношении уточненного перечня.
6. Приложения и подпись.

Тон — деловой и предметный. Аргументы вроде «мы вложили в бренд миллионы» или «у нас уже напечатана упаковка» юридического значения не имеют и только ослабляют документ.

Шаг 5. Подайте ответ в срок

Ответ подается тем же способом, что и заявка: электронно через сервисы ФИПС или Госуслуги с квалифицированной подписью, лично или по почте. Пошлина за подачу ответа на уведомление не взимается; пошлина понадобится при ходатайстве о продлении срока ответа на запрос (3 000 рублей за каждый месяц продления, но не свыше 6 месяцев)  или о восстановлении пропущенного срока (11 000 рублей).

Сохраните подтверждение подачи — оно понадобится, если возникнет спор о соблюдении срока.

Шаг 6. Если пришел отказ

Отрицательное решение — не финал. Дальше действует другая процедура: возражение подается в Роспатент в течение четырех месяцев со дня направления решения и рассматривается коллегией. На этой стадии можно представить новые доказательства, в том числе полученное позднее письмо-согласие или судебное решение о прекращении охраны противопоставленного знака.

Если и возражение отклонено, решение обжалуется в Суде по интеллектуальным правам.

Частые ошибки

1. Пропуск срока. Шесть месяцев кажутся большим запасом, но сбор доказательств и переговоры о согласии могут занять именно столько.
2. Молчание. В 99% случаев отсутствие ответа гарантирует отказ.
3. Эмоции вместо норм. Экспертиза оценивает соответствие статьям закона, а не усилия заявителя.
4. Спор по всем позициям сразу. Отказ уступить хотя бы в части нередко стоит регистрации целиком, тогда как сокращение перечня спасло бы основное направление.
5. Попытка изменить обозначение. Существенные изменения не допускаются — это тема новой заявки с новым приоритетом.

Коротко о главном

Предварительный отказ — это отказ? 

Нет. Это уведомление о выявленных препятствиях с предложением представить доводы. Итоговое решение принимается позже.

Сколько времени на ответ? 

Шесть месяцев со дня направления уведомления. На запрос экспертизы — три месяца с возможностью продления.

Нужно ли платить пошлину за ответ? 

Нет. Пошлина взимается за продление или восстановление срока и за подачу возражения.

Можно ли изменить название, чтобы обойти отказ? 

Можно, но несущественно. Иногда это реально может помочь получить регистрацию.

Что делать, если противопоставленный знак не используется? 

Инициировать досрочное прекращение охраны по статье 1486 ГК РФ: сначала предложение правообладателю, через два месяца — иск в Суд по интеллектуальным правам.

Статья проверена экспертом

Эксперт: Александра Морозова

Эксперт в области: Товарные знаки и знаки обслуживания

Комментарий эксперта:

Уведомление о результатах проверки заявленного обозначения — документ, который пугает заявителей сильнее, чем следовало бы. В обиходе его называют предварительным отказом, но это еще не окончательный отказ: экспертиза сообщает, какие препятствия к регистрации она видит, и предлагает заявителю представить свои доводы. Решение будет принято уже с учетом вашего ответа.
Значительная часть заявок, получивших такое уведомление, в итоге регистрируется. Но только если ответ подан в срок и содержит юридические аргументы, а не рассказ о том, сколько сил вложено в бренд.