Кейс «Сестренка Матрёнка»: получили решение о регистрации после трех противопоставлений

Клиент патентного бюро «Железно» подал заявку на обозначение «Сестренка Матрёнка» для продуктов питания и напитков. В ответ пришло уведомление экспертизы: сразу три чужих товарных знака с корнем «Матрён» признаны сходными до степени смешения. Мы сопоставили обозначения по звучанию, смыслу и графике и получили решение о регистрации.

Карточка кейса

Что указала экспертиза в уведомлении

По заявке пришло уведомление о результатах проверки. В обиходе его называют предварительным отказом, но юридически это не отказ: это промежуточный документ, на который у заявителя есть право ответить и привести доводы. 

Подробнее о механике этого документа мы рассказывали в материале про ответ на предварительный отказ Роспатента.

Экспертиза сослалась на три зарегистрированных товарных знака:

• № 310853 «МАТРЕНА» — словесный;
• № 377173 «Матрёнка Пряникова» — словесный, два слова;
• № 789515 «МАТРЁНА» — комбинированный, с изобразительным элементом и неохраняемым словом «Квас».

Вывод экспертизы: обозначение «Сестренка Матрёнка» сходно с ними до степени смешения и не может быть зарегистрировано на основании п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

Ситуация, когда экспертиза приводит сразу несколько противопоставлений, встречается регулярно — похожий случай мы разбирали в кейсе театра «ДаМы».

Какая норма применялась

Формальное основание — п. 6 ст. 1483 ГК РФ: не регистрируются обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Методика сравнения словесных обозначений закреплена в п. 42 Правил составления, подачи и рассмотрения документов. Сходство оценивается по трем группам признаков:

1. Звуковые (фонетические) — совпадающие звуки и слоги, их расположение, число слогов, состав гласных и согласных, ударение, вхождение одного обозначения в другое.
2. Графические (визуальные) — общее зрительное впечатление, вид шрифта, характер букв, расположение букв относительно друг друга, алфавит, цвет.
3. Смысловые (семантические) — подобие заложенных понятий и идей, совпадение элемента, на который падает логическое ударение, противоположность идей.

Звуковые, графические и смысловые признаки оцениваются отдельно и в совокупности. Их вес зависит от характера обозначений. В отдельных случаях существенное семантическое различие может повлиять на итоговый вывод, но это не универсальное правило.

Какие конкретно позиции сравнивали

Отдельно отметили, что неохраняемый элемент «Квас» в знаке № 789515 все равно входит в состав обозначения и воспринимается потребителем. Неохраняемость означает, что на это слово не распространяется исключительное право, — но из зрительного и звукового восприятия знака оно не исчезает.

Какие доводы представили

Различия по звучанию

Обозначения не совпадают ни по числу слов, ни по числу букв. Слово «Сестренка» дает заявленному обозначению иную фонетическую длину, иное произношение и иную интонацию: потребитель произносит и запоминает двухсловную конструкцию целиком, а не только ее вторую часть.

Полное вхождение элемента “Матрён-” усиливало фонетическое и смысловое сходство и требовало отдельного анализа роли этого элемента в каждом обозначении. В ответе заявитель сопоставил знаки целиком по звуковым, графическим и смысловым признакам. Такой комплексный подход соответствует п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, однако сам пункт не устанавливает правила, по которому полное вхождение элемента автоматически перестает быть препятствием.

Похожая логика применялась в кейсе ENIGMAPRO, где вхождение чужого элемента тоже оценивалось в совокупности с остальными признаками.

Различия по смыслу

Знаки «МАТРЕНА» и «МАТРЁНА» — это женское имя в чистом виде. В заявленном обозначении к имени добавляется характеристика «Сестренка», в знаке № 377173 — «Пряникова». В обоих случаях образуется словосочетание, слова в котором связаны между собой и по смыслу, и грамматически.

Здесь работает п. 3.1 Информационного письма Роспатента: если слова в обозначении связаны семантически и грамматически, при оценке сходства принимается во внимание все обозначение целиком, а не отдельные его части. Добавление к слову, обозначающему родовое понятие, характеризующего слова — это операция ограничения родового понятия, которая приводит к образованию нового видового понятия с иным смыслом.

Мы ссылались также на то, что обозначения создают разные цельные образы: «Сестренка Матрёнка» воспринимается как имя персонажа с характеристикой родственной роли, а «Матрёнка Пряникова» — как иное словосочетание. 

Дополнительно сослались на Руководство по экспертизе ФИПС: при сравнении слов общего употребления и словосочетаний, построенных на их основе, смысловой критерий является основным и может выступать самостоятельным признаком, на основании которого делается вывод о несходстве обозначений в целом.

Различия по графике

Наиболее наглядное различие дало сравнение с комбинированным знаком № 789515:

• в нем есть изобразительный элемент, который притягивает основное внимание потребителя, — в заявленном обозначении такого элемента нет;
• знаки различаются визуальным объемом за счет разного количества словесных и изобразительных элементов;
• в знаке № 789515 использованы оригинальные шрифты, тогда как заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом.

Замыкающий довод опирался на определение смешения из Руководства: обозначения сходны до степени смешения, если одно воспринимается вместо другого либо если потребитель понимает, что обозначения разные, но полагает, что они принадлежат одному производителю. В этом деле различия по всем трем критериям в совокупности не позволяют потребителю прийти к такому выводу.

Роспатент учел представленные доводы: обозначение «Сестренка Матрёнка» получило решение о регистрации. 

Что кейс означает для бизнеса

Несколько противопоставлений — не суммарный аргумент против заявки. Каждое противопоставление анализируют отдельно. Количество знаков не доказывает сходство автоматически, но увеличивает число самостоятельных препятствий: положительный ответ по одному знаку не снимает два других.

Проверьте, что именно в обозначении несет смысловую нагрузку. Если ваше название — словосочетание, где второе слово характеризует первое, это может стать основным доводом: обозначение оценивается целиком, а не по совпадающей части. Сформулируйте, какое новое понятие образует ваша связка слов и чем оно отличается от исходного.

Не соглашайтесь с выводом о сходстве только потому, что чужое слово входит в ваше. Полное вхождение — это начало анализа, а не его итог. Проверьте, разобрала ли экспертиза графику и семантику, и восполните этот разбор в ответе.

Учитывайте неохраняемые элементы чужих знаков при сравнении. Они не дают правообладателю исключительного права, но участвуют в зрительном и звуковом восприятии знака, и это работает на различие обозначений.

Отвечайте на уведомление, а не подавайте новую заявку. Уведомление о результатах проверки — это стадия диалога с экспертизой, на которой еще можно изменить исход по текущей заявке с сохранением ее приоритета. Срок ответа можно продлить по ходатайству с уплатой пошлины.

Частые вопросы

Если экспертиза противопоставила сразу три знака, шансы ниже, чем при одном?

Не обязательно. Экспертиза сравнивает заявленное обозначение с каждым знаком по отдельности, и снятие каждого противопоставления — отдельная задача. В этом деле три противопоставления удалось снять одним ответом. При этом каждый противопоставленный знак нужно разбирать индивидуально: общая формулировка «наши обозначения не похожи» аргументом не является.

Полное вхождение чужого слова в мое название означает отказ?

Нет. Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 прямо указывает: фонетическое сходство из-за вхождения одного элемента в другое еще не означает сходства обозначений до степени смешения — нужно оценить графику и семантику. Но само по себе это не снимает противопоставление: результат зависит от того, насколько убедительно различия показаны по остальным критериям.

Что такое ограничение родового понятия и как это помогает?

Это добавление к слову, обозначающему общее понятие, характеризующего слова — в результате образуется новое, более узкое понятие с иным смыслом. По п. 3.1 Информационного письма такое обозначение оценивается целиком, а не по совпадающей части. Довод работает, когда слова действительно связаны и по смыслу, и грамматически; механическое присоединение произвольного слова такого эффекта не дает.

Может ли смысловой критерий сам по себе снять противопоставление?

По Руководству по экспертизе ФИПС при сравнении слов общего употребления и словосочетаний на их основе смысловой критерий является основным и может выступать самостоятельным признаком для вывода о несходстве. На практике экспертиза всё равно оценивает признаки в совокупности, поэтому опираться только на семантику рискованно.

Учитываются ли неохраняемые элементы чужого знака?

Из объема исключительного права они исключены, но из восприятия обозначения — нет. Потребитель видит и произносит знак целиком, поэтому неохраняемое слово можно учитывать при сравнении звучания и графики. Как этот довод будет воспринят, зависит от того, насколько заметен такой элемент в конкретном знаке.

Имеет ли значение, что мой знак словесный, а противопоставленный — комбинированный?

Да, это один из графических признаков по п. 42 Правил: изобразительный элемент и оригинальный шрифт формируют иное общее зрительное впечатление. Но комбинированный характер чужого знака не снимает необходимости сравнивать словесные элементы — именно они чаще всего запоминаются потребителем.

Сколько времени есть на ответ и можно ли его продлить?

Стандартный срок ответа на уведомление экспертизы — шесть месяцев с даты его направления. Срок можно продлить по ходатайству с уплатой пошлины.

Статья проверена экспертом

Эксперт: Курбатова Ирина

Эксперт в области: Интеллектуальная собственность. Товарные знаки. Патентование изобретений. Авторское право.

Комментарий эксперта:

Заявка на обозначение «Сестренка Матрёнка» получила уведомление экспертизы сразу с тремя противопоставлениями — знаками «МАТРЕНА», «Матрёнка Пряникова» и комбинированным «МАТРЁНА Квас». В ответе мы разобрали каждое противопоставление по трем критериям: показали различия в числе слов, букв и фонетической длине, сослались на позицию Пленума ВС РФ о том, что полное вхождение чужого элемента еще не означает сходства до степени смешения, обосновали образование нового видового понятия через п. 3.1 Информационного письма и указали на графические отличия — изобразительный элемент, оригинальные шрифты и визуальный объем комбинированного знака. Роспатент учел доводы, и обозначение получило решение о регистрации.