Кейс ESPRESSIVO: как доказали неоднородность услуг и зарегистрировали товарный знак

Разбираем реальный кейс патентного бюро «Железно». При экспертизе заявки на словесный знак ESPRESSIVO для услуг 43 класса МКТУ Роспатент противопоставил более раннюю заявку с таким же словесным элементом для услуг 35 класса. Мы сравнили конкретные формулировки услуг и обосновали, почему в обстоятельствах этого дела они не создают у потребителя представления об одном источнике. Доводы приняли: товарный знак нашего клиента получил решение о регистрации.

Карточка кейса

Противопоставлена заявка, а не знак: что это меняет

Первое, на что стоит обратить внимание, — статус препятствия. Экспертиза сослалась не на действующую регистрацию, а на заявку с более ранним приоритетом, которая сама еще находилась на рассмотрении.

Юридически это полноценное основание: заявки с более ранним приоритетом учитываются наравне с зарегистрированными знаками. Но практически такая ситуация дает заявителю дополнительные возможности, которых нет при конфликте с готовым свидетельством:

• заявка конкурента может не дойти до регистрации — по ней самой возможен отказ;
• ее перечень может быть сокращен в ходе экспертизы, и пересечение исчезнет;
• пока решение не принято, любое лицо вправе направить в Роспатент доводы против чужой заявки.

В этом деле последний путь не понадобился — хватило разбора перечней. Но при близком конфликте такой сценарий стоит держать в виду.

Почему Роспатент противопоставил ESPRESSIVO более раннюю заявку

Доминирующий словесный элемент ESPRESSIVO совпадал. При этом заявленное обозначение было словесным, а противопоставленное — комбинированным и содержало дополнительные элементы. Поэтому основная линия ответа касалась однородности услуг, а различия в обозначениях использовались как дополнительный довод при общей оценке сходства.

При этом основание по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ состоит из двух элементов: сходство обозначений и однородность товаров или услуг. Отсутствие любого из них снимает препятствие целиком.

Когда первый элемент неоспорим, вся работа переносится на второй. Тот же подход применялся в кейсе PLANUM, где обозначения тоже совпадали буквально, а исход решил детальный разбор перечней.

Опорой стал пункт 45 Правил регистрации товарных знаков: однородность определяется исходя из того, может ли у потребителя в принципе возникнуть представление о принадлежности услуг одному источнику. Оцениваются род и вид, потребительские свойства и назначение, взаимодополняемость и взаимозаменяемость, условия и каналы реализации, круг потребителей.

Важная деталь методики: экспертиза выделила из полных перечней конкретные позиции, и сравнивать нужно было именно их, а не сферы деятельности в общем виде.

Как сравнили конкретные услуги по критериям однородности

По п. 45 Правил регистрации товарных знаков однородность оценивают по совокупности обстоятельств: роду и виду, назначению, свойствам, взаимодополняемости и взаимозаменяемости, каналам реализации и кругу потребителей. Классы МКТУ сами по себе не определяют результат.

Обратите внимание на третью строку — она оказалась самым неочевидным и при этом сильным доводом.

Услуги заявителя адресованы конечным потребителям: любому человеку, который хочет поесть. У сервиса онлайн-заказа может быть двусторонняя модель: он взаимодействует и с ресторанами-партнерами, и с конечными заказчиками. В этом деле мы анализировали, кто приобретает каждую из сопоставленных услуг, какие договорные отношения возникают и какую функцию выполняет сервис по отношению к ресторану и посетителю. Состав аудиторий мог частично пересекаться, но их роли, предмет отношений и ожидаемый источник услуги различались. Этот довод оценивался вместе с назначением и способом оказания услуг.

Пересекается ли круг потребителей ресторана и цифрового сервиса

Самая содержательная часть аргументации касалась реального поведения покупателя.

Человек, который не может лично прийти в заведение, обращается к сервису доставки. Но при этом он не считает, что создатель сервиса и ресторан — одно и то же лицо. Причина проста и очевидна каждому пользователю: в агрегаторе представлены блюда десятков разных кафе и ресторанов. Сама логика витрины, где рядом стоят конкурирующие заведения, исключает вывод о едином источнике.

На рынке эти услуги могут предлагаться в одном цифровом канале и быть взаимосвязаны. Однако совпадение канала еще не означает общего источника: в материалах дела мы разграничили услугу питания и самостоятельную посредническую функцию онлайн-заказа.

Как оценивали словесное и комбинированное обозначения ESPRESSIVO

Хотя основная линия защиты строилась на однородности, мы усилили позицию и по сходству.

Семантика. Слово ESPRESSIVO имеет конкретное значение — в переводе с итальянского «выразительный, экспрессивный». Это общеупотребительный музыкальный термин, а не уникальный неологизм, придуманный одной из сторон.

Структура обозначений. Заявленное обозначение — чисто словесное, состоящее из одного слова без каких-либо дополнительных элементов. Противопоставленное — комбинированное: помимо того же слова в него входят еще четыре слова и изобразительный элемент.

Такое различие в составе и оформлении само по себе снижает вероятность смешения: потребитель видит два визуально разных объекта и понимает, что услуги оказывают разные лица.

Практика Роспатента как дополнительный аргумент

Завершающий блок опирался на предсказуемость решений ведомства.

В реестре есть примеры товарных знаков, зарегистрированных в отношении услуг 35 и 43 классов на разных правообладателей, несмотря на незначительные различия между обозначениями. То есть ведомство уже приходило к выводу, что услуги этих классов не обязательно однородны между собой.

Делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, и чужие регистрации экспертизу автоматически не связывают. Но Руководство по экспертизе требует учитывать решения, принятые в аналогичных или сходных ситуациях: расхождение в подходах при схожих обстоятельствах подрывает предсказуемость административной практики, а она напрямую связана с конституционной гарантией государственной защиты прав.

Тот же довод использовался в кейсе театра «ДаМы» — заявители применяют его незаслуженно редко.

Результат: регистрация ESPRESSIVO

Экспертиза учла представленные дополнительные материалы и приняла решение о регистрации. Словесный знак ESPRESSIVO зарегистрирован для заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ. 

Что кейс означает для заявителей

Совпадение названия — еще не отказ. Основание работает только при одновременном наличии сходства и однородности. Когда первое неоспоримо, вся работа переносится на второе.

«Про еду» не означает «однородно». Общая тема услуг не предрешает однородность. Нужно сравнивать конкретные формулировки и вероятность того, что потребитель отнесет их к одному источнику.

Круг потребителей стоит анализировать внимательно. Разные типы аудитории — сильный довод, который часто лежит на поверхности и при этом упускается. У цифровой платформы может быть несколько групп пользователей. Анализируйте их роли и договорные отношения, а не только названия аудиторий.

Сравнивайте конкретные позиции, а не сферы деятельности. Экспертиза выделяет из перечня определенные формулировки, и разбирать нужно именно их. 

Как формировать перечень изначально, разобрано в материале «Сколько классов МКТУ указывать».

Противопоставленная заявка — не то же самое, что знак. Она может не дойти до регистрации или сократить перечень, а до принятия решения по ней возможно направить в ведомство свои доводы.

Усиливайте позицию по обоим элементам. Даже когда основная линия — однородность, различия в составе и оформлении обозначений работают дополнительным аргументом.

Частые вопросы о более ранних заявках и однородности услуг

Могут ли отказать, если обозначение полностью совпадает с чужим?

Отказ по пункту 6 статьи 1483 ГК РФ возможен только в отношении однородных товаров и услуг. Если перечни объективно не пересекаются, совпадение обозначений само по себе регистрации не препятствует.

Однородны ли услуги ресторана и сервиса доставки?

Не обязательно. Приготовление пищи и посредничество при заказе еды различаются по роду деятельности, назначению, каналам реализации и кругу потребителей. В этом деле неоднородность была доказана.

Что учитывается при оценке однородности?

Род и вид услуг, потребительские свойства и функциональное назначение, взаимодополняемость и взаимозаменяемость, условия и каналы реализации, круг потребителей — по совокупности признаков.

Может ли быть противопоставлена заявка, а не зарегистрированный знак?

Да, заявки с более ранним приоритетом учитываются наравне с регистрациями. При этом такая заявка может не дойти до регистрации или сократить перечень, а до принятия решения по ней любое лицо вправе представить в Роспатент свои доводы.

Как круг потребителей влияет на вывод?

Если услуги адресованы разным категориям — в одном случае конечным покупателям, в другом бизнесу, — вероятность того, что их отнесут к одному источнику, существенно снижается.

Помогает ли различие в составе обозначений?

Да. Если одно обозначение словесное, а другое комбинированное с дополнительными словами и графикой, визуальные различия снижают вероятность смешения и работают как дополнительный довод.

Можно ли ссылаться на другие зарегистрированные знаки?

Да. Каждая заявка рассматривается самостоятельно, но Руководство по экспертизе требует учитывать решения по аналогичным ситуациям, а предсказуемость практики ведомства служит весомым аргументом.

Что делать при получении уведомления с противопоставлением?

Определить, какие именно позиции перечня признаны однородными, и подготовить сравнительный анализ по всем критериям. 

Порядок подготовки ответа разобран в материале «Предварительный отказ Роспатента».

Статья проверена экспертом

Эксперт: Курбатова Ирина

Эксперт в области: Интеллектуальная собственность. Товарные знаки. Патентование изобретений. Авторское право.

Комментарий эксперта:

Кейс ESPRESSIVO показывает, что тематическая близость услуг — еще не однородность. Экспертиза противопоставила заявке кафе обозначение сервиса онлайн-заказа еды, исходя из того, что обе стороны работают «с едой», но детальный разбор по четырем критериям показал расхождение по каждому: приготовление пищи против предоставления возможности заказа, заведение как социальное пространство против посредничества, физические кафе и рестораны против сайтов и приложений. Самым неочевидным и при этом решающим оказался круг потребителей: услуги агрегатора адресованы не едокам, а самим заведениям общепита, которые заключают с сервисом партнерские соглашения, — то есть перед нами разные типы аудитории и разные сделки. Подкрепил позицию и довод о реальном восприятии: покупатель не считает создателя приложения и ресторан одним лицом, поскольку в агрегаторе рядом представлены десятки конкурирующих заведений. Вывод: увидев в уведомлении знакомое название, начинайте не с оценки сходства, а со сравнения конкретных позиций перечней — именно они чаще всего и решают исход.